律师在外商投资企业设立过程中的工作和作用

一、项目背景及概述

2014 年 3 月，意大利公司 Pianoforte Holding S.P.A.（以下简称“Pianoforte”或“客 户”）拟在境内投资设立合资公司（以下简称“本项目”），在了解到中伦律师 事务所（以下简称“中伦”或“我们”）作为具有高度专业化和广泛影响力的顶 级律所，在外商直接投资（“FDI”）和重组与并购（“M&A”）领域具有广泛经验后，聘请中伦作为其法律顾问，为其在设立合资公司事宜提供全程 法律服务。中伦在接受 Pianoforte 的聘请后，由李艳丽律师（合伙人），赵典律 师和李娜律师组成工作小组，为 Pianoforte 委托的本项目提供法律支持。

我们通过对本项目和合资公司各股东的初步了解，发现本项目存在下述若干难点：

1、项目参与方众多，包括 Pianoforte、中伦、Pianoforte 的境外法律顾问、依 文集团（合资公司股东，以下简称“依文”）、依文的法律顾问、信中利资本集团 （合资公司股东，以下简称“信中利”）、一家境外公司（合资公司股东，以下简 称“境外公司”），以及其他各方中介机构。如此多的参与方对高效的沟通和及时 的反馈可能造成很大的障碍；

2、Pianoforte 作为意大利著名内衣品牌 Yamamay 和手袋配件品牌 Carpisa 的母公司，2013 年销售额已达近 4 亿欧元，欧洲市场的门店数量约有 1200 余间。 但是其对于的市场和相关法律法规不甚了解，且在设立合资公司与在欧 洲设立合资公司的条件和要求存在很大的差别，中伦作为 Pianoforte 的法律 顾问需要进行大量的解释与说明工作；

3、项目时间紧且工作量大。合资公司各股东均希望合资公司在 2014 年 11 月份前设立完成，中伦在合资公司设立过程中需要花费大量的时间进行交易涉及相关法律规定检索，与项目各方进行邮件、电话和面谈等多方面的沟通，交易文件的起草与修改，参与多次谈判，协助合资公司通过主管部门审批等工作。

在中伦的高效工作与配合下，2014 年 9 月份，Pianoforte、依文、信中利和境外公司在中意两国总理见证下于人民大会堂签订投资协议，共同设立合资公司。 2014 年 11 月份，合资公司就其设立事宜获得了主管商务部门的审批和工商管理 部门的登记。至此，本项目在较短的时间内得以顺利完成。

二、本项目在各阶段所涉及的主要法律难点和解决方案

1、交易文件起草及修改阶段

（1）商标许可相关法律问题

本项目中，Pianoforte 将其持有的商标许可合资公司使用，作为合资公司各股东 关注的重点和核心，在交易文件中需要予以特别的关注和安排。我们首先查阅了 商标许可及备案的相关法律法规，根据商标法(2013 修正) 第十七条，外国人或者外国企业在申请商标注册的，应当按其所属国和中华 人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理，或者按对等原则办理。第四十三条，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商 标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使 用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标 的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的，许可人 应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不 得对抗善意第三人。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若 干问题的解释》第十九条，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的 效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对 抗善意第三人。

得益于事务所的内部协作机制，我们也与知识产权部门的同事进行了探讨。根据 《商标国际注册马德里协定》》（以下简称“《马德里协定》”）或《商标国际注 册马德里协定有关议定书》（以下简称“《马德里议定书》”）的规定，商标持有人可以申请马德里商标国际注册。若相关商标已完成马德里商标国际注册，由于 已于 1989 年和 1995 年分别加入《马德里协定》和《马德里议定书》，则 该商标即使未在实际完成注册，也将在享有注册商标的相关权利。但是若商标境外持有人未将商标进行马德里商标国际注册且未在境内申请商标 注册，则第三方可以在境内注册该商标，并享有该商标在境内的独占权、 使用权和许可使用权。

根据上述查询结果，我们首先与 Pianoforte 进行沟通，了解其持有的境外注册商标是否已进行了马德里商标国际注册或在境内进行注册，其次我们向 Pianoforte 详细说明了根据相关法律法规，虽然商标使用许可合同未经备案， 不影响该其效力，但是对《商标许可合同》未来的履行可能造成不确定性，且合资公司其他股东也会考虑到未来若出现善意第三人主张使用 Pianoforte 许可合 资公司使用的商标，可能对合资公司的业务经营造成严重且实质性的影响，进而 影响 Pianoforte 与合资公司其他股东的良好合作关系。Pianoforte 在与我们沟通 并听取了我们的建议后，同意在合资公司设立后，尽快就商标许可使用事宜向中 国商标局申请备案。

另外，由于 Pianoforte 对于的相关法规和政策不甚熟悉，但对于其所持有商 标的权利十分重视，因此其在交易文件起草和修订过程中多次向我们询问《商标 许可合同》的准据法是否可选择其较为熟悉的意大利法律。根据《中华人民共和 国涉外民事关系法律适用法》第四十九条，当事人可以协议选择知识产权转让和 许可使用适用的法律。当事人没有选择的，适用本法对合同的有关规定。因此， 我们向客户建议，《商标许可合同》中的准据法可约定为意大利法律，但是应事 先与合资公司其他各股东进行交流和沟通。在本项目的下一阶段，对于《商标许 可合同》中准据法的选择也成为合资公司各股东商务谈判的焦点和重点之一。

（2）监事的设立与委派

基于精简合资公司管理结构和增强对于合资公司可控性的考虑，Pianoforte 在交 易文件起草的初始阶段，提出了合资公司是否可不设监事会或监事的疑问。我们 就此问题进行了细致的法律论证。根据工商总局、商务部、海关总署、 外管局于 2006 年 4 月联合下发的《关于外商投资的公司审批登记管理法律适 用若干问题的执行意见》第 3 条，外商合资、外商独资的有限责任公司以及外 商投资的股份有限公司的组织机构应当符合《公司法》和公司章程的规定。根据 工商总局随后于 2006 年 9 月发布的《重点条款解读》，所有类型的外商投资的公司应 当设立监事制度，而对于监事制度的组织形式（监事会还是监事）、产生方式（选 举还是委派）、任期、职权等具体事宜可以由公司章程根据各自公司的情况规定。 随后，我们向合资公司拟设立地商务主管部门进行了电话咨询，在实践层面得到 了与我们查询结果一致的答复。至此，我们向客户建议，合资公司应设立监事会 或监事，但股东较少的合资公司可不设监事会，只设一名监事。

就合资公司的监事是否需要全体股东一致委派或可由一方股东单独委派，在《公 司法》中并未发现明确的规定。且其他相关法律法规中，也并未查询到对于合资 公司监事委派的明确要求，在与合资公司拟设立地商务主管部门进行沟通并征求 合资公司全体股东的意见后，最终在交易文件中约定由合资公司全体股东共同向 合资公司委派一名监事。

2、商务谈判阶段

自本项目开始，各方就围绕各项商业安排开展了多轮谈判。在谈判中，各方围绕 合资合同中的非竞争、保密、商标许可、董事会权限和董事任职等多个部分表达 了自身的诉求，其中包括合资公司除 Pianoforte 外的其他股东要求将合资合同的 附件《商标许可合同》的准据法确定为法，但是 Pianoforte 强烈要求在上述 合同中将意大利法作为准据法。各方在这一问题上僵持不下，合资公司其他股东 的法律顾问提出了将香港法律或纽约法律作为《商标许可合同》准据法的方案， 以降低对于其争议解决方面的法律风险。

就上述情况，我们针对合资公司各股东分别提出了不同的分析与建议，首先，依 文作为一家大型的服装设计及生产企业，拥有较为丰富的与外国服装企业在 境内合资设立公司的经验，另外，由于依文与 Pianoforte 合资设立的境内公 司所生产的服装品类将弥补其产品布局的短板和不足，依文亟需尽快设立合资公 司，因此，我们与依文沟通的策略为动之以情，晓之以理，即希望依文理解一家 外国公司到境内投资的谨慎心态，且若在这一问题上僵持不下，将在极大程 度上拖延合资公司设立的时间，严重影响合资公司产品的投产，可能对依文的产 品布局造成损害。其次，对于信中利和境外公司，由于其为财务投资者，投入回 报为其优先考虑的问题，我们与它们沟通的策略为强调《商标许可合同》中准据 法的确定不会影响其回报率，且合资公司的尽快设立更加有利于其获得更多的回 报。最终，在我们对各方有针对性的分析和建议下，各方达成一致，在《商标许 可合同》中明确约定将意大利法律作为准据法。

我们在谈判过程中，深入了解各方分歧的原因，并把握各方的利益共同点，在维 护和保障 Pianoforte 利益的基础上，努力达到各方共赢的局面。

3、合资公司设立审批阶段

合资公司全体股东在签署完毕合资公司设立文件和审批申请文件后，本项目步入 了最后一个阶段，即设立审批登记阶段。在本阶段，律师与审批和登记主管部门 的沟通工作也非常重要。例如在工商登记过程中，工商主管部门的负责人员对于 合资公司的经营范围提出了异议，其认为经营范围中有两处不符合相关要求，即 （1）不应设定地域范围的限制；（2）在《商标许可合同》签订之前，被许可 商标的名称不能出现在经营范围中。针对工商主管部门的上述意见，我们以邮件 形式向各方进行了通报，并建议在保持合资公司日后经营的灵活度和避免实质上 改变原先各方同意的经营范围的原则下，对经营范围进行一定程度的调整，以满 足工商主管部门的要求。针对（1）的要求，我们向 Pianoforte 提出折中的建议， 在经营范围中删除该表述，但在合资合同中做进一步明确，使得此处调整对我们 的客户的诉求不产生影响；针对（2）的要求，我们向工商主管部门解释，由于 营业执照未颁发，合资公司无法作为适格主体签署《商标许可合同》。基于我们 的说明，工商主管部门提出了两个解决方案，即（1）在《商标许可合同》中明 确约定，该合同在工商主管部门向合资公司签发营业执照后立即生效；或（2） 把合资公司经营范围中被许可商标的名称先行去除，待合资公司成立并正式签订 商标许可合同后，再变更经营范围。但我们的客户并不愿意目前签署尚未最终定 稿的《商标许可合同》，负责报送审批登记的工作人员也不愿多次费时变更经营 范围，因此我们与工商主管部门进行了沟通，了解到他们是担心合资合同设立完 成后，若各方不签署《商标许可合同》，则已经颁发的营业执照中的列明被许可 商标的经营范围就存在问题，在了解他们担心后，我们提出《合资合同》中已经 明确各方应在合资公司设立后的某个时点签署《商标许可合同》（新的工商登记 并未要求提供合资合同），且《合资合同》中已经将《商标许可合同》作为附件， 工商主管部门可将《合资合同》作为认可各方将来会签署《商标许可合同》的依 据，我们将近 200 页的《合资合同》中与此事宜相关的内容标出并提交给工商 主管部门，我们的说明和文件最终得到工商主管部门的认可，合资公司按时获发 了营业执照。

三、总结

我们的客户虽然对于的投资环境和法律规定了解不多，但通过我们的协助， 不仅在法律文件层面充分保障了客户的权益，也从法律角度对客户的商业战略提 出积极建议。当合资公司其他股东向我们提出一些涉及合资公司层面的协助时， 我们并未断然拒绝或消极怠慢，相反的，我们积极提供相关的支持和协助。我们 在本项目中以深厚专业的法律功底和勤勉敬业的职业态度，不仅获得了客户的高 度赞扬，也得到了项目各方的一致认可。我们不是只满足于项目的完成，而是力 求在提供高效和优质法律服务的同时，成为客户高度信任的中介机构，致力于客户的成功。