职务发明解决之道(下)

2016-02-09 次阅览

五、易世达

1、职务发明申请专利情况

公司正在申请且已被受理的专利权申请情况如下：

上述第1项正在申请的专利由唐金泉先生、洛阳中合祥水泥有限公司、张荣正共同申请，其中以唐金泉个人名义申请的专利，属于其在公司任职期间的职务发明，其所有权和申请专利的权利为公司所有，并且唐金泉先生已签署《专项承诺》，承诺上述以个人名义申请的专利均为其在公司工作期间的职务成果，其权利应属于公司，一旦取得专利证书即将唐金泉的专利权属无偿转让予公司。

发行人制定了严格的专利管理制度，并与核心技术人员签订了《保密协议》，对发行人的专利申请、专利保护等予以了规范。

保荐机构齐鲁证券核查后认为，唐金泉在发行人处任职期间以个人名义申请专利属于职务成果，其所有权应属于发行人。根据《唐金泉关于专利问题的专项承诺》，其权属不存在纠纷或潜在纠纷的情况。唐金泉以个人名义申请专利不会对发行人造成不利影响。

发行人律师科华律师核查后认为，上述唐金泉作为申请人或共同申请人的专利申请，为职务发明创造，属于发行人所有，发行人拥有申请专利的权利。《唐金泉关于专利问题的专项承诺》能够保证发行人的合法权利和权益，不存在权属潜在纠纷或法律风险，不存在权利限制，对本次股票公开发行及上市不构成法律障碍。

2、公司总工程师唐金泉先生关于专利申请的承诺

唐金泉先生于2009年10月10日出具《唐金泉关于专利问题的专项承诺》，内容如下：“1、上述本人作为申请人或共同申请人的专利申请，为职务发明，应属于大连易世达新能源发展股份有限公司（及前身大连易世达能源工程有限公司）所有和拥有申请专利的权利。

2、因上述专利申请在申请审批阶段，为了不影响审批进程，经大连易世达新能源发展股份有限公司同意，待专利审批完成，获得专利证书后即无偿转让给大连易世达新能源发展股份有限公司。

3、在上述专利申请期间，因此专有技术而产生的任何权利、利益、收益等由大连易世达新能源发展股份有限公司享有。

4、今后因本人在大连易世达新能源发展股份有限公司工作中的职务发明创造，其所有权和申请专利的权利为大连易世达新能源发展股份有限公司所拥有，本人不以个人名义申请相关专利保护。但非职务发明，不在此承诺范围之内。”

六、元力股份

2009年4月28日，发行人与卢元健签订了《专利权及专利申请权转让合同》，将其名称分别为“化学炭生产转炉”、“物理碳生产转炉”和“一种处理废气用的带有非金属电极静电场的环保装置”的三项专利和一项名为“一种物理法化学法一体化活性炭生产工艺”的正在申请专利的技术无偿转让给发行人。截至本招股说明书签署日，上述三项专利均已过户至发行人名下，“一种物理法化学法一体化活性炭生产工艺”专利已经取得知识产权局的专利授权，专利权人为元力股份。

上述专利及专利申请权的取得、权属及转移过程具体如下：

1、专利及专利申请权的取得过程

上述专利及专利申请权原均由卢元健申请注册。卢元健出生于化工世家，对林产化工、应用化学、化学工程、工业设备及自动化有着深入了解，并长期从事木质活性炭生产及应用的研究和设计工作。早在发行人设立之前，卢元健就开始木质活性炭现代化生产方法的研发，并在1994年申请了名称为“活性炭生产方法”的发明专利（1996年获得授权，2006年终止）。为将先进生产技术应用于规模生产，卢元健于1999年创办元力有限，不断进行活性炭相关技术的研发，取得一系列技术成果。为更好的保护相关技术，卢元健分别于2008年5月8日和2008年6月4日委托福州元创专利代理有限公司向知识产权局提出三项实用新型专利申请，知识产权局分别于2009年5月13日、2009年5月20日、2009年6月10日公告将该3项专利授权予卢元健，具体情况如下表所示：

同时，卢元健于2008年6月4日委托福州元创专利代理有限公司向知识产权局提出一项名称为“一种物理法化学法一体化活性炭生产工艺”的发明申请（专利申请号为：200810071166.7），2008年12月17日知识产权局作出实质审查生效公告，2010年6月9日，专利申请权人由卢元健变更为元力股份。发行人已于2010年9月22日取得该项发明的专利权证书。

2、上述专利技术均为职务发明，卢元健为发明人，专利的申请、占有、使用、收益等权利归属发行人

①卢元健为上述专利的发明人（设计人）

卢元健不仅是发行人的创立者和实际控制人，同时也是发行人的核心技术带头人，在上述专利技术研发过程中提出实质性技术构成并由此实现技术方案，对上述技术成果做出突出的创造性贡献，因此其为上述专利技术的发明人。

②上述专利技术为卢元健的职务发明

发行人自设立之初即确立了“科技创新”的竞争策略，设有了独立的技术研发中心，制定了明确的研发计划和任务。作为发行人的核心技术带头人，卢元健从事上述专利技术的研发是其本职工作，属于执行发行人的工作任务；同时，在研发过程中，发行人投入大量的资金和设备进行项目开发，卢元健在完成上述技术成果的研究开发过程中大部分利用了发行人的资金、设备、器材和原材料。因此上述专利技术为卢元健的职务发明，其中，卢元健为发明人（设计人），发行人为专利权人，依法享有专利的申请、占有、使用、收益等权利。

3、专利权的权属转移

由于专利知识的局限性，上述技术成果在申请专利时以发明人（设计人）卢元健个人的名义申请。为理顺专利权属关系，卢元健将专利权及专利申请权转让给了发行人。

自卢元健提出上述专利申请日开始至本招股说明书签署之日止，卢元健和发行人均未收到知识产权局、司法机关或者其他有权机关发出的申请对该等专利和专利申请权进行确权的书面或口头通知，亦未收到任何第三人对该等专利的提出权利主张的明确意思表示。

并且，卢元健进一步作出书面承诺，在其作为发行人的控股股东、实际控制人，或作为发行人的核心技术人员期间，其研究开发的与发行人业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归发行人所有，未经发行人书面同意，其不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。

保荐机构经核查认为，卢元健于2009年4月28日转让的专利和专利申请权属于执行发行人的研发计划，并利用发行人的物质技术条件完成，属于《专利法》规定的“职务发明创造”。卢元健在上述专利技术的研发过程中作出了创造性的贡献，具有突出的贡献，为上述技术成果的发明人（设计人）；发行人为上述专利技术的专利权人，依法享有专利的申请、占有、使用、收益等权利。上述专利和专利申请权是由知识产权局依照法定程序进行审查并合法授予，且不存在任何第三方对该等专利的权属提出主张的情形。上述专利和专利申请权现已经全部无偿转移至发行人名下。

七、大禹节水

截止2009年6月30日，发行人专利权账面价值为725.21万元，发行人拥有的专利权具体情况如下：

发行人设立时，股东投入的专利权——压力补偿滴头的专利权人是控股股东王栋。2008年4月，发行人接受辅导机构辅导时，按照要求办理该专利权属的过户手续，2009年3月20日，该专利过户到发行人名下。

以上第4项专利权是2008年10月水科院增资入股时无偿赠送而获得。第5项专利的专利权人原为发行人控股股东王栋，2009年1月15日，王栋与发行人签署了《专利权转让合同》，王栋将其拥有的“一种内镶贴片式地下滴灌灌水器”专利权无偿转让予发行人。

“压力补偿滴头专利”和“一种内镶贴片式地下滴灌灌水器专利”对发行人的生产经营非常重要，是发行人生产重点推广新产品内镶贴片式紊流压力补偿滴头及滴灌带、内镶贴片式地下滴灌管的核心技术。

以控股股东王栋名义申请了管件生产的六项实用新型专利，知识产权局已受理了申请，该六项申请并已受理的专利为发行人管件生产所需的技术，2009年1月15日，王栋与发行人签署协议，约定将已受理的六项专利申请权无偿转让予发行人，已受理申请的六项专利具体如下：

截止本招股说明书签署日，“一种内镶贴片式地下滴灌灌水器”专利权无偿转让予发行人的过户手续正在办理中。“45度弯头”、“阴螺纹快速直接”、“管件直接”、“90度弯头”、“阳螺纹快速直接”、“一种堵头”等六种专利申请权无偿转让给发行人的过户手续正在办理中。

保荐机构华龙证券经核查认为：2005年1月发行人成立时王栋投入的压力补偿滴头专利权是王栋个人的研究成果，不属于职务专利，在申请专利权时，是以王栋个人名义申请的，由于发行人设立以来该专利实际由发行人单独使用，同时发行人使用期间并没有因权利人是王栋而引起任何法律纠纷，且目前发行人已将该专利权过户到发行人名下，因此迟延办理过户并不影响发行人资产的完整性。

从“一种内镶贴片式地下滴灌灌水器专利”及六项专利申请权的研发过程来看，不构成职务专利的法律要件，不属于职务发明专利，此次无偿转让的原因，是由于该等专利实际由发行人使用，为理顺控股股东与发行人之间的关系并增强公司的技术优势，而无偿转让予发行人。

发行人律师经核查认为，2005年1月发行人成立时王栋投入的专利号：ZL 2003 2 0126410.8的实用新型专利——压力补偿滴头属于非职务专利，发明人是王栋。“一种内镶贴片式地下滴灌灌水器专利”或六项专利申请权属于非职务专利，发明人均是王栋，此次无偿转让的原因，是由于该等专利技术实际由发行人占有和使用，为了进一步增强发行人在市场竞争中的技术优势而转让。

八、坚瑞消防

“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”专利是由郭鸿宝作为主要发明人发明的，2002年5月15日，由郭鸿宝作为申请人向知识产权局提交了专利申请；2004年5月26日获得知识产权局的授权，专利号为ZL 02 1 19648.6，发明人为郭鸿宝、张波、岳大可，专利权人为郭鸿宝。

“一种产生气态灭火剂的组合物”专利是由郭鸿宝作为主要发明人发明的，2003年3月5日，由郭鸿宝作为申请人向知识产权局提交了专利申请；2005年10月12日获得知识产权局的授权，专利号为ZL 03 1 14515.9，发明人为郭鸿宝、岳大可，专利权人为郭鸿宝。

该两项专利技术均为S型气溶胶灭火装置生产所需要的技术，2005年4月30日发行人前身陕西坚瑞设立后，专利权人郭鸿宝先生即一直将“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”和“一种产生气态灭火剂的组合物”两项专利无偿许可陕西坚瑞使用，并于2008年3月和2009年4月分别将上述两项发明专利无偿转让给发行人，并分别于2008年4月18日和2009年5月8日完成专利转让的变更手续，发行人成为该两项专利的专利权人。

2007年发行人前身陕西坚瑞与恒洲信投资、佰聚亿投资、康通投资洽谈投资期间，针对投资方关心的“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”和“一种产生气态灭火剂的组合物”两项专利是否存在潜在权属纠纷事宜，该两项专利申请时郭鸿宝先生任职的西安坚瑞化工及其股东于2007年8月20日分别做出了《关于“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”专利的说明》和《关于“一种产生气态灭火剂的组合物”专利的说明》，西安坚瑞化工及其股东确认该两项专利不属于职务发明，西安坚瑞化工及其股东对郭鸿宝作为该项专利申请人并最终成为专利权人无异议，承诺在任何时候都不会以任何理由对该两项专利提出权属要求。

2007年8月20日，郭鸿宝向发行人前身陕西坚瑞及投资方做出书面承诺，承诺将“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”和“一种产生气态灭火剂的组合物”两项专利无偿转让给陕西坚瑞，并尽快办理相关法律手续；在该两项专利转让给陕西坚瑞之前，继续将该两项专利以独占许可的方式无偿许可给陕西坚瑞使用；如因该两项专利的权属问题发生争议，一切法律责任和赔偿责任都由郭鸿宝个人承担，与陕西坚瑞公司无关。

2009年3月27日，“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”专利的共同发明人之一岳大可及张波（已于2006年12月去世）之子张晓谊做出了专项说明，证明并确认由郭鸿宝个人作为申请人向知识产权局提出该项发明的专利申请系郭鸿宝、张波、岳大可三位发明人的真实意思表示，岳大可和张波同意郭鸿宝作为本项专利的申请人、专利权人，同意郭鸿宝全面、充分享有专利权人应享有的全部权利，对郭鸿宝向第三方许可、转让该项专利无异议。

2009年3月27日，“一种产生气态灭火剂的组合物”专利的共同发明人岳大可做出了专项说明，证明并确认2003年3月5日由郭鸿宝个人作为申请人向知识产权局提出该项发明的专利申请系郭鸿宝、岳大可两位发明人的真实意思表示，岳大可同意郭鸿宝作为本项专利的申请人、专利权人，同意郭鸿宝全面、充分享有专利权人应享有的全部权利，对郭鸿宝向第三方许可、转让该项专利无异议。

2009年3月30日，西安坚瑞化工注销前的自然人股东郭鸿宝、岳大可，西安坚瑞化工注销前的法人股东西安坚瑞工程的全体自然人股东做出了《关于“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”专利的说明》和《关于“一种产生气态灭火剂的组合物”专利的说明》，一致确认该两项专利不属于职务发明，对郭鸿宝作为该两项专利申请人并最终成为专利权人无异议，承诺在任何时候都不会以任何理由对该两项专利提出权属要求。

虽然郭鸿宝曾在西安坚瑞消防工程和陕西华安化工任职，但西安坚瑞工程和陕西华安化工分别成立于2003年4月8日和2005年10月12日；而“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”和“一种产生气态灭火剂的组合物”分别于2002年5月15日和2003年3月5日前完成发明并向知识产权局提交了专利申请，故该两项专利与西安坚瑞消防工程和陕西华安化工无关。

保荐机构与发行人律师经核查认为，两项专利不属于发明人执行单位安排的任务或主要利用单位的物质技术条件所完成的发明创造，不属于职务发明创造；郭鸿宝作为该两项专利的申请人是各共同发明人的真实意思表示，合法、有效；专利申请获得授权后，郭鸿宝成为该两项专利的专利权人合法、有效，依法享有该两项专利的专利权，专利权无限制或瑕疵；郭鸿宝将该两项专利无偿许可给发行人使用、无偿转让给发行人是郭鸿宝和发行人双方的真实意思表示，并履行了必要的法律手续，该两项专利已经由知识产权局变更登记到发行人名下，发行人成为该两项专利的专利权人，合法、有效，不存在权属纠纷、潜在问题和风险隐患。

九、智飞生物

公司目前拥有6项发明专利技术、正在申请5项发明专利技术和19项非专利技，其技术来源包括自主研发、合作研发和购买等三种情况。公司各项疫苗产品及相关技术的来源、研发及认证过程、参与的研发人员情况如下表（表略）。

保荐机构认为，经核查发行人拥有的各项疫苗产品及相关技术的研发及认证过程，相关研发人员简历，并详细询问发行人相关研发人员和管理层，了解发行人技术的特征，审阅发行人与相关方签订的《技术转让合同》或《技术合作研发合同》，发行人现拥有的各项专有技术知识产权归属清晰，均不存在职务发明或非专利技术纠纷等潜在隐患问题。

经核查，发行人律师认为，发行人各项疫苗产品及相关技术不存在职务发明或非专利技术纠纷等潜在隐患问题。

【案例评析】

1、职务发明这个审核关注点在以前并不是很普遍，而自创业板推出之后而受到重视，且有点愈演愈烈的趋势。从上面的案例中也可以看出：上述案例均为创业板案例，而主板项目中对于职务发明的关注相对较少，这当然也符合创业板上市企业的特点也符合监管思路。

2、总结起来，审核人员对于职务发明的关注主要存在于三种情形：①公司正在申请专利的技术是否属于职务发明，关注是不是会产生纠纷；②公司从股东或员工处无偿受让的专利是否属于职务发明；③公司股东用于增资的专利是否属于职务发明，关注股东出资的真实性和合理性。

3、前两种的关注出发点在于：①公司正在申请的专利如果不是属于职务发明则有可能在后来产生权属纠纷，所以界定一下最保险；②公司从股东受让或其他人员处受让的专利如果属于职务发明，则就是公司自己受让自己的东西，也存在产权纠纷甚至损害发行人利益（当然，实务中几乎均为无偿受让）。

4、尽管如此，前述两种职务发明的关注并不会产生实质性的问题，而第三种则不然。这毕竟涉及到公司股东出资的真实性、充实性以及合理性问题，因而不论是实务中的处理还是监管层的态度都是更加严格。

5、值得注意的是，针对三种情况，解释思路完全相反：①前两种情况是要解释这就是职务发明，所有权归公司所有，自然人承诺不会主张权利；②如而第三种则要解释这不是职务发明就是股东自己创造的，最终要证明的观点就是股东不是拿了公司的资产来出资。在第二种情况下，中介机构需要从股东的专业背景、专利研发过程、研发周期等各个角度来解释股东的确是没有利用发行人有关资源来进行技术研发工作。

6、另外，创业板审核案例中，股东以无形资产出资的除关注是否为职务发明之外，还会关注：①出资的程序是否合规；②出资比例是否符合公司法规定；③出资资产评估报告是否适格；④评估价值是否真实和合理；⑤出资专利与公司经营业务是否紧密联系，是否后续为公司做出了贡献等。

【思路总结】

1、职务发明的界定：①在本职工作中作出的发明创造。②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。③退休、退职或者调动工作后“1年内”作出的，与其在原单位承担的本职工作“有关”的发明创造。④主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。

2、相关解释：①利用本单位的物质技术条件完成的发明创造，单位与发明人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。④前3条专利申请人肯定是单位；第4条先看单位与发明人是否有约定，未约定的，单位才是专利申请人。

3、特殊情形：①对利用法人提供的物质技术条件，约定返还资金或者缴纳使用费的，不属于职务技术成果；②在技术成果“完成后”利用法人的物质技术条件进行验证、测试的，不属于职务技术成果。

【参考规则】

一、《专利法》（2008年修订）

第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

第七条对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。

二、《专利法实施细则》（2010年修订）