在先商标中放弃专用权部分不能构成他人在后申请的阻碍

焦点：商标近似比对时，应限于将引证商标享有专用权的部分与申请商标进行比对。在先商标中放弃专用权的部分，即便具有显著性，也不是有效比对部分，不能阻碍在后商标注册。

“放弃专用权”是指在商标注册申请中，商标申请人声明放弃申请商标中某些部分的专用权，以避免因该部分所存在的注册性问题而导致整个商标被驳回。比较常见的放弃专用权部分是那些缺乏显著性的禁注标志，然而，实践中也有申请人放弃具有显著性部分专用权的情况，由此引发出被在先商标权人放弃专用权、却具有显著性的部分，能否阻碍他人之后就这部分获得商标注册的问题。

商标评审委员会通常认为，虽然在先商标所有人放弃了该部分的专用权，但该放弃行为并未增加在先商标与申请商标的可区分性，仍需根据整体比对的原则，判定两者是否构成近似商标。也即，在先商标中被放弃专用权的部分仍可作为在先商标的构成要素之一，与在先商标中未放弃专用权部分一起，作为整体与在后申请商标进行比对。

法院在一些案件中则表达了不同的看法。例如，北京市高级人民法院(2011)高行终字第1348号判决书中在比较了申请商标“MAGISTRALE”与在先引证商标

(“MAGISTRAL  NUTRITION”放弃专用权)之后，认为两商标在整体外观上区别明显，即使均使用在“化妆品”等同一种或类似商品上，亦不会造成相关消费者的混淆和误认，故两商标不构成近似商标。重要的是，法院在判决中还进一步指出“引证商标明确放弃‘MAGISTRAL NUTRITION’部分的专用权，故依法不能限定他人对该部分的正当使用。”

如果说之前的判决还对商标在进行整体比对的话，那么近日北京市一中院在(2014)一中行(知)初字第6144号判决中，就在先商标(“WELLS  FARGO”放弃专用权)能否阻止富国公司申请商标“WELLS  FARGO”的注册这个问题，突破之前的整体比对方法，明确“将申请商标与引证商标进行比对时，应仅限于将引证商标享有商标专用权的部分(即图形部分)与申请商标进行比对，其他放弃专用权的部分不能作为引证商标的一部分阻碍申请商标的正当注册与使用。”

该案中，申请商标是由“WELLS FARGO”组成的纯文字商标，引证商标包括“WELLS FARGO”与图形两部分，但放弃“WELLS  FARGO”文字部分的专用权。金杜作为美国富国公司(即富国银行)的代理人，在起诉时指出，商标法第4条是保护需要取得商标专用权的商标，行政单位没有任何理由在当事人不要求的情况下、给予当事人以商标专用权、用以阻止他人的商标专用权的申请;并进一步在庭审中指出，引证商标既已放弃“WELLS  FARGO”的专用权，就不能限定他人对该部分的正当使用，并不应以该部分与申请商标进行比对并进而认定申请商标与引证商标构成近似。

北京市一中院接受了原告的观点，在判决中认为“在先商标能够成为在后商标获准注册的权利障碍，在于在先商标早于在后商标获得注册商标专用权。即在先商标享有商标专用权是近似性比对的起点和基础，商标近似性比对的其他原则均要以满足此基本要件为前提。”法院的这一明确态度将对此类案件产生重要影响。

综上，法院判决商标评审委员会的驳回理由不能成立。

金杜作为美国富国公司的代理人，参与了本案。

短评

对于放弃部分专用权的商标，在运用整体比对原则判断近似程度时存在如何把握放弃专用权部分保护范围边界的问题。过于严格，则相当于给予放弃专用权部分以专用权保护，与商标法第四条确立的原则相悖;而过于宽松，则将放弃专用权部分从商标整体比对中完全排除，否认了放弃专用权部分与其余要素之间可能存在的排列组合的空间位置关系及其自身设计元素等能够起到识别作用，可以纳入专用权范围的内容。

本案的意义在于在整体比对原则下，对确立放弃专用权部分的保护范围边界提供了一个关键案例，即放弃专用权部分不能限定他人对该部分的正当使用和注册，而且不应将放弃专用权部分的内容与申请商标进行比对。进一步说，笔者认为放弃专用权部分中可以纳入整体比对范围的是其设计元素、与其他要素之间存在的空间关系、布局、篇幅、排列组合等关系。本案目前在上诉中。