如何防止商标成为通用名称？"拍客"案引发的法律思考

新浪拍客商标侵权一案，法院判决认定“拍客”已成为通用名称，构成合理使用，不构成商标侵权。

笔者以为，本案是注册商标被通用化的典型案例。本案对通用名称的认定，认定标准在一定程度上颠覆了之前通用名称的认定标准，尤其是为互联网条件下注册商标通用化的认定提供先例。

一、通用名称的规定

1、商标注册时：仅有商品的通用名称，不得作为商标注册。（商标法第11条）

2、商标注册后：注册商标成为其核定的商品的通用名称，任何人可以申请撤销。（商标法第49条第2款）

3、商标注册后：注册商标中含有本商品的通用名称，权利人无权禁止他人正当使用。（商标法第59条第1款）

二、商标通用化的法律判断

1、时间节点（最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第8条）

（1）商标注册程序：人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；（2）商标撤销程序：北京高院在银骏眉案案件中，突破以商评委裁定时的实际情况，裁定银骏眉商标构成通用名称，其注册违反商标法之规定。（3）商标侵权诉讼：因不涉及商标是否能够注册或是否撤销的审查，判断的时间节点是侵权行为发生时，商标是否已经成为通用名称；而无需遵守司法解释第8条规定。

2、判断标准（最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第7条）

商标侵权诉讼对通用名称的判断，参考商标行政程序的判断标准，即判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。（1）依据法律规定或者标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。（2）相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。（3）被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。（4）对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。

三、司法实践

新浪拍客商标侵权案：法院认为，也许原告在注册“拍客”一词时，该词汇有一定的显著性，但是该词汇并非原告独创，而是网民智慧的结晶，由于网民普遍使用该词汇，导致该词汇商标显著性明显减弱，可以认定“拍客”已经成为通用词汇，他人在通用范围内使用“拍客”词汇，而不是作为商标使用，不造成相关公众混淆，就不应认定为侵犯商标权。

银骏眉商标行政案：北京高院认为“综合正山茶叶公司和桐木茶叶公司提供的相关证据，足以证明在第53056号裁定作出时，“银骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。因此，基于第53056号裁定作出时的实际情况，应当认定被异议商标的申请注册，违反了《商标法》第十一条第一款第（一）项的规定。

优盘商标撤销案：商评委认为，从争议商标“优盘”汉字本身的含义来看，其对于指定使用的第9类计算机存储器等商品的质量、功能、用途等特点具有直接的叙述性，缺乏商标应有的显著特征。朗科公司自身也一直将“优盘”作为商品名称加以使用，客观上进一步起到了淡化乃至消灭“优盘”文字作为商标的显著特征的作用。同时，众多同行业经营者以及消费者已经比较普遍地将“优盘”作为一种新型的计算机移动存储器的商品通用名称加以使用。因此可以认定，争议商标已成为其指定使用商品