律师实务|商业秘密保护法律制度与司法实践

一、商业秘密的界定

商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。已经达成共识，商业秘密构成要件包括：

1.秘密性。法院在审查秘密性时，通常委托中立的第三方即知识产权司法鉴定机构进行鉴定。鉴定机构鉴定的法律依据，就是《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第九条。第九条第二款规定了可以认定有关信息不构成不为公众所知悉的六种情形。 按照第九条的逻辑，鉴定机构必须排除这些情形，才能认定秘密性的存在。

2.价值性。一般认为，被告使用了商业秘密的行为，即可推定所涉信息具有价值性。在绝大多数情况下，“使用”是指“直接使用”，即原封不动地使用商业秘密的行为。法院已经充分关注到了“间接使用”商业秘密的情形，如将商业秘密用做研发的起点的行为。迄今为止，对何谓“间接使用”尚未通过法律或司法解释予以明确界定。

3.已采取合理保密措施。法院将根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素，认定权利人是否采取了保密措施。

二、合理来源抗辩

众所周知，商业秘密所有人并不拥有绝对的排他权；通过正当手段获取商业秘密的第三人，可以使用其所获得的商业秘密。这就是侵犯商业秘密之诉被告的合理来源抗辩理由。

在，通过自行开发研制或者反向工程等方式获得商业秘密的行为，并不侵犯商业秘密。反向工程，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。但是，当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。

此外，从合法拥有同样商业秘密的第三人处受让或被许可商业秘密的行为，也不构成侵权。

三、客户名单的法律保护

客户名单必须满足秘密性、价值性和采取合理保密措施三个构成要件。上述解释特别强调，客户名单中的客户是指具有长期的、稳定的、持续的交易关系的特定客户。法院在审理客户名单案件时，一般都会审查客户名单的价值性，即主张作为客户名单保护的信息是否具有竞争优势。一般而言，仅有客户名称、地址、联系方式等信息，是难以认定为商业秘密的。

与侵犯技术秘密行为不同的是，侵犯客户名单的行为涉及第三人（客户）自由选择交易对象的权利，因而在认定是否构成侵犯客户名单的行为时，法院会审查离职雇员是否对前雇主的客户进行了“引诱”。

现行司法解释规定，“客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采用不正当手段，但职工与原单位另有约定的除外。”这实际上就是法院对“引诱”认定的标准。

前述规定存在以下不足之处：

1.颠倒了原告与被告的举证义务。不应当由离职雇员承担前雇主客户“自愿”与其发生交易的举证义务，而应当由前雇主承担离职雇员“引诱”前雇主客户交易的义务，因为提供离职雇员侵犯客户名单行为的证据应当是原告（前雇主）的基本义务。

2.除外规定将剥夺客户的选择权。依据“但职工与原单位另有约定的除外”之规定，即便前雇主的客户自愿，离职雇员与前雇主的任何客户进行交易都将违反合同约定。显然，雇主与雇员之间的约定，无权剥夺第三人（客户）自由选择交易对象的权利。该除外规定侵害了前雇主客户的对交易的自由选择权，因而是不合理的，应当予以修正。

前述两点不足之处，已为司法实践界和理论界充分认识，对其修改的意见也正在酝酿之中。

四、举证义务分配

1.商业秘密构成要件。原告应当对“价值性（竞争优势）”、“已采取合理保密措施”承担举证义务，司法实践并无争议。然而，“秘密性”究竟应由原告举证还是应由被告举证，曾经存在争论。支持“原告无需就秘密性举证，应当由被告就不存在秘密性举证”方认为，“秘密性”是无法直接证明的，要求直接证明“秘密性”的存在无异于要求证明“无”的存在，是无法实现的。

现已达成共识，原告应当承担“秘密性”的举证义务，但并不要求直接证明“秘密性”的存在，只需要原告提供间接（环境）证据证明其已采取保密措施即可。被告主张没有“秘密性”的，被告应承担“已为公众所知悉”等证据。

现行司法解释规定，原告负有商业秘密三个构成要件的举证义务。“当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件”负举证责任。

2.未经许可使用商业秘密的行为。法院在判断侵犯商业秘密的行为是否成立时，一般都会委托司法鉴定机构针对“被告的信息与原告商业秘密是否相同或者实质相似”进行鉴定。法院在是否相同或者实质相似的基础上，判断被告的行为是否侵犯了原告的商业秘密。这一审理案件的思路存在不足，即被告“间接使用”商业秘密的事实难以认定为侵权行为。具体而言，被告在原告技术秘密基础上研究开发的成果，如果与原告的技术秘密不相同也不存在实质相似之处，就无法被认定为侵权行为，这显然是不合理的。

3.不正当手段的实施。《反不正当竞争法》列举了“盗窃”、“利诱”、“胁迫”三种典型的不正当获取商业秘密的手段，并采用了兜底规定的立法方式，即“或者其他不正当手段”。显然，被告是否采取以上不正当手段，应由原告承担举证义务。这与《民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”是吻合的。

五、损害赔偿计算方法

侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。依据相关司法解释，有原告损失法、被告获益法、许可使用费法、法定赔偿方法，以及损害金额的酌定。

从目前的操作实践来看，使用频率最高的为法定赔偿法，其次为被告获益法，再次为原告损失法，运用最少的为许可使用费法。

在，理论界和实务界一直未停止过对损害赔偿计算方法的科学性和可操作性的讨论。至少存在以下几种观点：

1.尽可能避免运用被告获益法而运用原告损失法。其理由在于，被告侵权所获利润与原告损失之间很难建立因果关系。被告侵权所获利润，不仅与被控侵权的商业秘密有关，而且与被告的销售渠道、销售能力、市场可替代产品的充裕程度等诸多因素密切相关。将被告获益简单等同于原告损失，很难获得法理和市场经验支持。

2.应考虑技术秘密在被告产品或者服务中的贡献率。在绝大多数情况下，商业秘密只占被告生产产品或提供服务所使用技术的一部分，因而侵权使用的商业秘密只是被告获益的部分因素而非全部因素。将被告使用商业秘密生产的产品或者提供的服务所获得的全部利润均纳入损害赔偿范围，显然是不合理的。当然，在侵权使用的商业秘密在被告产品或服务市场销售中起到决定性作用的情况下，将被告所获利润全部等同于损害赔偿额可能没有太大问题。在损害赔偿额计算时，司法实践运用贡献率的判决较少。

3.可以适度拓宽损害赔偿证据的范围。采用原告损失法计算损害赔偿额的，要求原告提供因侵权行为而导致自己销售量减少的证据。然而，即便存在被告侵犯商业秘密的行为，原告在市场的销售量可能仍在持续增长，因而通过原告销售记录和财务记录难以证明损失的存在。在无法直接证明市场销售量减少或者利润减少的情况下，有人建议可以将原告研究与开发产品的成本作为原告损失计算的考量因素。

4.可以适度推定被告已使用商业秘密。在有些情况下，即便能够证明被告以不正当手段获取商业秘密，但很难直接证明被告使用了商业秘密。建议考虑安排专家证人并考虑专家意见，在盖然性较大的情况下，可以推定被告已经使用了商业秘密的行为，以及使用的规模。对推定有异议的，被告可以负有提供证据证明其抗辩主张的义务。

六、诉前禁令措施

2013年7月31日，上海市第一中级人民法院作出了商业秘密案件的第一个诉前禁令裁定。

申请人美国礼来公司（Eli Lilly and Company）称，被申请人黄孟炜于2012年5月入职礼来公司，担任化学主任研究员工作。礼来公司与被申请人签订了《保密协议》，并进行了相应的培训。2013年1月，被申请人从礼来公司的服务器上下载了48个申请人所拥有的文件（其中21个为原告核心机密商业文件），并将上述文件私自存储至被申请人所拥有的设备中。

鉴于被申请人严重违反公司制度，申请人于2013年2 月27日致信被申请人宣布解除双方劳动关系。申请人认为，被申请人私自下载的21个核心机密商业文件，系申请人的商业秘密，被申请人对此明知且已在承诺书中予以认可。由于被申请人未履行承诺，致使申请人的商业秘密处于随时可能因被申请人披露、使用或者许可他人使用而处于被外泄的危险境地，对申请人造成无法弥补的损害。据此，申请人依法请求法院责令被申请人不得披露、使用或者允许他人使用从申请人处盗取的21个商业秘密文件。

申请人还向法院提供了涉案21个商业秘密文件的名称及内容、被申请人的承诺书、公证书、员工信息设备配备表格、劳动关系终止通知函、直接及间接成本统计表等证据材料。申请人就上述申请还提供了担保金人民币10万元。

法院认为，申请人的申请符合法律规定，依照《民事诉讼法》第一百条的规定，裁定如下：“禁止被申请人黄孟炜披露、使用或允许他人使用申请人美国礼来公司、礼来（）研发有限公司主张作为商业秘密保护的21个文件。”

法院在裁定能否针对侵犯商业秘密的某个具体行为适用诉前禁令时，审查了权利人合法权益是否将遭受难以弥补的损害、权利人胜诉的可能性、禁令是否害及公共利益等因素。

该诉前禁令裁定具有重要示范意义，将成为针对侵犯商业秘密行为颁发诉前禁令的范例。

本文作者为华东政法大学知识产权学院教授、副院长　

（文章来源：《工商行政管理》半月刊2014年总第13期）