如何在启动知识产权诉讼（战术篇）

案例背景

西班牙INDAL集团是一家主要从事各类灯具设计、制造、销售的公司，在欧洲颇有知名度，产品在欧洲设计，然后委托公司生产(OEM)，产品全部出口，在并无销售，但在知识产权局对灯具都申请了外观设计专利。2010年，INDAL公司在参观进出口商品交易会(简称广交会)时发现一家来自宁波余姚的A公司抄袭、仿制了INDAL公司的灯具，正在广交会上进行展示、销售。试问INDAL该如何维护自己的知识产权、制止侵权行为?

战略分析

INDAL公司在市场上并不销售产品，故对市场上的抄袭、仿制产品，INDAL公司先前一直是不闻不问。但是，当INDAL公司发现A公司在广交会上展销仿制产品时，由于广交会影响很大，采购商多是一些国外公司，INDAL公司意识到仿冒产品正有可能流到国外市场，从而对自己的市场竞争形成威胁，因此很有必要立即制止A公司的侵权行为。故INDAL公司下定决心对A公司采取法律行动。

战术制定

1.救济方式选择。很多外国公司都知道，在启动法律行动，除到法院进行诉讼外， 还可以到知识产权局、工商局、版权行政机关进行投诉，由这些行政机关对专利侵权、商标侵权、著作权侵权行为进行行政查处(行政罚款，但不赔偿投诉人)。这是为解决案件量过大而采取的一种具有特色的做法。很多文章也讨论了这两种程序的优劣。依据笔者的经验，行政投诉程序在商标仿冒、软件盗版案件中可以发挥一定的作用，对于专利侵权、商业秘密案件，行政投诉根本不给力，行政机关通常不会有太多的作为，到法院进行诉讼才是最有效的制止侵权的方式。

对于展会上发现的知识产权侵权行为，最简单、最直接的方法也是向展会主办方投诉，现在大型展会有时候会设立专门的知识产权投诉机构，由当地的专利、商标、版权等知识产权行政管理部门的人员组成，负责展会上发生的知识产权的投诉与查处。但依据我们的经验，这种投诉处理往往治标不治本，至多会将涉嫌侵权产品要求撤展，如果参展公司是外地的，展会主办地的行政机关是不会到异地去查处生产单位的。本案件中，由于A公司并不是展会所在地的企业，所以INDAL决定进行法院诉讼程序，期望拿到法院正式的判决文书，以制止A公司的生产、销售行为。

2. 证据公证。在确定启动法律行动之后，最需要做的就是要固定展览会上的侵权产品，公证是最常有的手段。在，公证一定要通过专门的公证处进行。通常由律师联络公证员，请公证员对对广交会的展览行为(展台布置、侵权产品陈列状态等)进行拍照、摄像等形式固定下来。依据笔者的经验，展会公证时，一定要在公证员面前设法从展台上购买至少一个侵权产品，并请公证员把购买的侵权产品、销售发票等一并公证下来，这对后续的管辖法院、赔偿损失都将影响巨大，因为展览行为在法律上只是一个要约销售行为，只有购买到了侵权产品才能证明有实际销售行为发生，这是两种不同性质的侵权行为。

除了对展览会上的参展、销售行为进行公证外，原告通常还应当对被告的网站、被告在其它网站平台上(如阿里巴巴网站)的侵权产品介绍或广告等进行网页公证，这对证明被告的侵权故意、销售规模都大有好处。因为如果原告只有被告在展览会上的展览、销售行为的证据，那将被认为是即发侵权行为。对即发侵权行为，上海法院的做法是被告只赔偿原告合理的维权成本支出，不赔偿被告给原告造成的损失，所以，对被告公司进行相关的网页公证也很重要。

3. 保全措施。根据法律规定，原告可以申请法院对被告的账户进行冻结、保全，也可以申请法院对被告生产的侵权产品、生产设备、甚至销售发票、账册等进行证据保全。但是，依据我们的经验，现在证据保全的效果一般都比较差，因为保全的法官到被告现场之后，法官都不是十分积极地在被告的生产线、仓库中去寻找侵权产品(法官可能也不具备专业的产品知识)，法官通常在现场只是做一个询问笔录就结束了，因此原告对证据保全都不能期望太多。关于财产保全，现在一般都能起到一些作用，因为被告的账户一般都会有金额，一旦账户被冻结，都会对被告的正常经营造成不少的影响，这将迫使被告会早点与原告协商解决问题，避免被告公司故意拖延程序。财产保全现在是知识产权诉讼中非常重要的一项措施。

4. 法院管辖。首先需要明确的是，在，不是所有的法院都可以审理知识产权案件。著作权、商标案件一般由指定的基层法院进行一审审理，专利和不正当竞争案件一般由指定的中级法院进行一审审理，基层法院无管辖权(最高法院另行指定的除外)。其次，法院依据案件诉讼金额的大小不同由不同级别的法院进行级别管辖。比如，在上海，涉及外国个人或公司的商标、著作权案件，标的在500万以下的由基层法院管辖，标的为500万到1亿由中级人民法院管辖，1亿以上的由高级人民法院管辖。因此，在起诉，首先需要搞清楚有权管辖的一审法院和上诉法院。实行二审终审，如果在高级法院进行一审，那么上诉法院将是最高人民法院。除了上述级别管辖外，还要确定地域管辖。各地的发展不是很均衡，地方保护主义也客观存在，因此，很多外国公司都不想到被告所在地的法院启动诉讼，想将诉讼转移到北京、上海、深圳、广州等一些大城市的法院管辖，这些地方的法官素质更高些，结果也会更公平些。这些想法是可实现的。依据法律，除被告所在地法院外，侵权行为的实施地、侵权结果发生地的法院对知识产权侵权案件也有管辖权。因此，很多外国公司都是在异地购买侵权产品，然后在产品购买地法院起诉销售商和制造商，就实现了改变管辖、异地起诉的目的。对于展览会，如果进行了相关展销证据公证，也可以在展览会的举办地法院提起诉讼，也可以实现改变管辖、异地起诉的目的。

就本文讨论的案例而言，外观设计专利侵权案件，由于诉讼标的额不大，一般都是由中级人民法院管辖，但到底是由被告所在地的宁波市中级人民法院管辖还是展览会所在第的广州市中级人民法院管辖，这其中就需要进行诉讼筹划。相对而言，在广州市中级人民法院进行诉讼对原告而言更有信心些。

5. 专利诉讼与专利无效程序的交叉。在原告启动专利诉讼程序之后，被告通常会到专利局去请求宣告专利无效，这也是被告反击原告专利诉讼的一个常见方法。在，专利是否有效问题只能由专利局(专利复审委员会)先行裁决，对专利复审委员会裁决不服的，可以向北京市第一中级人民法院、继而向北京市高级人民法院上诉。地方法院在被告提出宣告专利无效请求后，一般都会中止专利诉讼程序，等待专利有效性问题的终局裁决。专利无效程序通常会持续1-2年。这也是整个程序被拖延的主要原因。所以，作为原告的代理律师，我们通常都建议原告要采取财产保全措施，如果被告现金被冻结，那被告拖延时间的意愿也降低了。在本案中，A公司在被起诉之后，也提出了专利无效请求，幸运地是，经过我们努力，专利复审委员会在第6个月时就作出了维持外观设计专利权有效的决定，A公司也未进行进一步的上诉。

6. 损失赔偿。依据法律，知识产权诉讼最终的判决金额，依据权利人遭受的损失或者侵权人的非法获利计算。如不能查明损失或非法获利的，则法官有权依据个案的实际情况，判决给予人民币100万元以下的赔偿(俗称法定赔偿)。现在，大多数案件由于损失举证难度大，都适用了法定赔偿，数额一般都不高。比如，对于一个外观设计专利侵权案件，如果原告不能提供证据证明被告的销售量、销售价格及所获利润，广州市中级人民法院判决的赔偿金额一般也就8-10万。这个金额并不高，但法院可以判决被告“停止对原告专利权的侵害”，制止侵权的目的可以达到。当然，法院也有个别案件的判决数额比较大。比如，在上海班提酒业公司诉法国CASTEL FRERES公司的商标侵权案件的一审判决书中，赔偿金额就高达3373万元，就是因为原告查获了被告海关进出口的销售证据，再依据同行业平均利润率计算而得。因此，凡有货物进出口记录的，销售金额、非法获利的数据就比较容易获得。

在法院进行知识产权诉讼，由于没有英美法系的搜证程序(discovery),因此，原告及其律师要对权利的来源、侵权的证据及损失的证据等整个环节进行举证。因此，相对于被告律师而言，原告律师的难度会更难些，工作量也会更大些。总体来说，知识产权诉讼是一项系统工程，一定需要专业的律师参与整个方案设计及细节的执行，才有可能取得一个比较理想的结果。